2015/12/11
従属項をしっかりと書く
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皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平（オクムラ コウヘイ）です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野（特に、AI, IoT，VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等）の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします（爆速知財サービス）。 先日一人でクライアントの面談にいってきました。 まだまだ未熟なので、きれいにまとめるのは大変ですね。 一流の弁理士、特許技術者とは、まだまだ程遠いのが現実です。 クライアントが好む権利範囲にまとめるのって大変です。 ところで、請求項１の権利範囲が広いことは有利だと思いますが、 加えてそれを引用する従属項をしっかり抑えることも重要ですね。 これは以下の観点にもとづきます。 １．補正 最後の拒絶理由通知に対する応答での補正 最初の拒絶理由通知であって50条の2の通知を受けた場合の応答での補正 拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正 の３つには補正の制限がかかりますね。 そのときに従属に限定して権利化できることがあるので、 従属項をたくさん抑えるのはきわめて重要だと思います。 ２．後願特許が利用発明の場合 広い技術的範囲を抑えておけば問題ないかというとそうでもないですね。 第三者が、その広いクレームの構成要素に何かを加えた 利用発明を出願しちゃうかもしれません。 それに特許性があれば当然特許になり、 その場合、いくら広い権利を有する特許権者であり、先願優位の原則があるといえども その利用発明を自由に実施することはできなくなります。 （じゃないと92条の趣旨が没却されますしね。） 少しでもよさそうな限定があったら、積極的に従属項にしちゃいましょう！ 平成１２年８月３１日 東京地裁 平成１０年（ワ）第１３７５４号判決 特許法は、六八条本文において、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有する旨を規定するが、特許権者による特許発明の実施であっても、他人の権利との関係において制限され得ることは当然であり、ある特許発明の実施であっても、それがその特許とは別個の他人の特許発明の技術的範囲に属するような態様でされる場合には、その他人の特許権を侵害する行為に該当するものとして、許されるものではない。そして、この理は、その他人の特許発明が先願であると後願であるとで異なるところはなく、例えば、ある特許発明が先願の特許発明を利用するものであり、特許法七二条により、その実施について当該先願の特許発明に係る特許権者の許諾が必要な場合であっても、その利用発明が特許として有効に成立している以上、当該利用発明により付加された発明部分はその先願の特許発明の技術的範囲に属しないものであり、当該先願の特許発明の特許権者が当該利用発明により付加された発明部分までをも自由に実施し得るというものではない。 姉妹ブログ： 爆速！知財のIPX（当所CEO 押谷）もよろしくお願いします。 |
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