FC2ブログ

従属項をしっかりと書く

 皆様、こんにちは。

 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。

URL: ipx.tokyo
アイピーエックス ドット トウキョウ と覚えてくださいね!

 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。


先日一人でクライアントの面談にいってきました。
まだまだ未熟なので、きれいにまとめるのは大変ですね。
一流の弁理士、特許技術者とは、まだまだ程遠いのが現実です。
クライアントが好む権利範囲にまとめるのって大変です。

ところで、請求項1の権利範囲が広いことは有利だと思いますが、
加えてそれを引用する従属項をしっかり抑えることも重要ですね。

これは以下の観点にもとづきます。

1.補正
最後の拒絶理由通知に対する応答での補正
最初の拒絶理由通知であって50条の2の通知を受けた場合の応答での補正
拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正

の3つには補正の制限がかかりますね。
そのときに従属に限定して権利化できることがあるので、
従属項をたくさん抑えるのはきわめて重要だと思います。

2.後願特許が利用発明の場合
広い技術的範囲を抑えておけば問題ないかというとそうでもないですね。
第三者が、その広いクレームの構成要素に何かを加えた
利用発明を出願しちゃうかもしれません。

それに特許性があれば当然特許になり、
その場合、いくら広い権利を有する特許権者であり、先願優位の原則があるといえども
その利用発明を自由に実施することはできなくなります。
(じゃないと92条の趣旨が没却されますしね。)

少しでもよさそうな限定があったら、積極的に従属項にしちゃいましょう!

平成12年8月31日 東京地裁 平成10年(ワ)第13754号判決

 特許法は、六八条本文において、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有する旨を規定するが、特許権者による特許発明の実施であっても、他人の権利との関係において制限され得ることは当然であり、ある特許発明の実施であっても、それがその特許とは別個の他人の特許発明の技術的範囲に属するような態様でされる場合には、その他人の特許権を侵害する行為に該当するものとして、許されるものではない。そして、この理は、その他人の特許発明が先願であると後願であるとで異なるところはなく、例えば、ある特許発明が先願の特許発明を利用するものであり、特許法七二条により、その実施について当該先願の特許発明に係る特許権者の許諾が必要な場合であっても、その利用発明が特許として有効に成立している以上、当該利用発明により付加された発明部分はその先願の特許発明の技術的範囲に属しないものであり、当該先願の特許発明の特許権者が当該利用発明により付加された発明部分までをも自由に実施し得るというものではない。



姉妹ブログ:
爆速!知財のIPX(当所CEO 押谷)もよろしくお願いします。
よろしければクリックお願いします。にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
スポンサーサイト



意味のない限定はむしろ入れる?

 皆様、こんにちは。

 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。

URL: ipx.tokyo
アイピーエックス ドット トウキョウ と覚えてくださいね!

 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。


ある発明を特定するための発明特定事項を考える上で、
権利範囲を狭める不要な限定は極力避けるべき(厳密にはクライアントの要望次第・・・)
というのは共通の認識だと思います。

では、入れても入れなくてもいい限定はどうでしょう?
実は「入れてよい」というのが、SKIPパートナー弁理士の伊藤先生のスタンスです
(無論これもクライアントの要望次第ではありますが)。

これについて自分なりに考えてみました。
伊藤先生の考え方とは違うかもしれませんが、ご了承ください。

特許請求の範囲で大切なことはなんでしょう?
1.正しく権利範囲を訴求しているか。
2.逃げにくい権利範囲か。

では、書き方、型などはどうでしょう?
これを過度に気にしている人が多い気がします。
それよりもむしろ日本語としての可読性を重視するべき!
つまり審査官にわかりづらいと思わせないこと。

例として、超音波カッターを考えます。
(実際の案件ではなく適当な例です。)
その超音波カッターの、基板を固定する手段に
特別な技術的特徴(特施規25条の8)があるとします。
超音波の発生部分や基板を載置する台にはついては公知技術を採用しているとします。

そのときに、単に
「○○な基板固定手段を具備する、超音波カッター」
とするのではなく、
「超音波を発生する超音波発生手段と、基板を載置する載置台と、○○な基板固定手段とを具備する、超音波カッター」
とするわけです。

え?前二ついらなくね?

そうですよね、いらなそうですよね。
では前者2つを取っ払うことによって権利範囲が広くなるか?

実はそうでもなく、
超音波カッターといった時点で、
当業者からしたら、
構成要素に超音波発生手段と載置台はどうにもこうにも含まれるわけですね。

そもそも発明の要旨は特許請求の範囲に基いて認定されるものです。
審査官が超音波カッターというものを
よく知らなかったときを考えてみてください。

弁理士試験ではおなじみのリパーゼ判決では

 要旨認定は,特段の事情のない限り,願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

と指摘していますね。

つまり明細書は関係なく本来は、
特許請求の範囲だけ見れば要旨が認定されるべきなんですね。
そう考えると、入れても入れなくても良い限定は
むしろ入れた方が審査官が要旨認定する際によりフレンドリーな設計といえます。

まぁ、入れても入れなくてもよいかどうかをちゃんと見極める必要がありそうですが、
これは、技術を理解しているかにかかってきそうですね。
全く新規な装置(基本発明)の場合は、この例はあてはまらないだろうから。


姉妹ブログ:
爆速!知財のIPX(当所CEO 押谷)もよろしくお願いします。
よろしければクリックお願いします。にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

請求項の引用関係を自動で直すマクロ

 皆様、こんにちは。

 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。

URL: ipx.tokyo
アイピーエックス ドット トウキョウ と覚えてくださいね!

 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。


特許請求の範囲の請求項を削った際に、
請求項の引用関係を自動で直すマクロを作ってみました。
自分用に作ったものですが、ご自由にお使いください。

増やしたときに振り直すようにしてないので、
それはまた別に公開します。

このままソースを貼り付けて
Sub 請求項の対応、重複確認() を実行すればOKです。

<注意>
あくまでも補助なので、最後に自分でチェックすることは怠らないように。

「請求項」というキーワードに反応するので、
「請求項1又は2」みたいな感じだと「2」には反応しません
普段から「請求項1又は請求項2」や「請求項1~請求項5」(~は乃至でもOK)といった
書き方をするといいと思います。

'====================================ここから
Sub 請求項の対応、重複確認()
Dim yarinaoshi As Boolean
Dim stringI As String
Dim k As Integer
Dim Max As Integer
Dim Claim(99)
k = 1
Max = 99 '自分でかえられます

'請求項のチェック
For i = 1 To Max
stringI = StrConv(i, vbWide)
Selection.Start = Selection.End
keyword = "【請求項" + stringI + "】"
myOrgText = ActiveDocument.Content.Text
myCnvText = Replace(myOrgText, keyword, "", , , vbBinaryCompare)
myCnt = (Len(myOrgText) - Len(myCnvText)) / Len(keyword)

'欠番の請求項が引用されていないかをチェック
If myCnt = 0 Then
キーワード検索2 ("請求項" + stringI)

'格納
ElseIf myCnt = 1 Then
Claim(k) = "請求項" + stringI
k = k + 1

'重複している場合は手動で直し
ElseIf myCnt > 1 Then
Selection.Start = 0
Selection.End = 0
キーワード検索2 (keyword)
yarinaoshi = True
End If
Next

If yarinaoshi = True Then
MsgBox "重複請求項を修正してからもう1度実行してください!", vbOKOnly, 警告

Else
'請求項の置換
For i = 1 To Max
If Claim(Max + 1 - i) <> Empty Then
Call ハイライト無しを置換(Claim(Max + 1 - i), "請求項" + StrConv(Max + 1 - i, vbWide))
End If
Next
MsgBox "請求項の番号を修正しました!! ただし赤いマーカ箇所がある場合は、そこだけ手動で直してください!", vbOKOnly, 警告
End If
End Sub

Sub キーワード検索2(keyword)
tmp = Options.DefaultHighlightColorIndex
Selection.Find.ClearFormatting
Options.DefaultHighlightColorIndex = wdRed
Selection.Find.Replacement.Highlight = True
With Selection.Find
.Text = keyword
.Replacement.Text = keyword
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchByte = False
.MatchAllWordForms = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchWildcards = False
.MatchFuzzy = False
.Replacement.Highlight = True
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Options.DefaultHighlightColorIndex = tmp
End Sub

Sub ハイライト無しを置換(word1, word2)
tmp = Options.DefaultHighlightColorIndex

Selection.Find.ClearFormatting
Options.DefaultHighlightColorIndex = wdYellow
Selection.Find.Highlight = False
Selection.Find.Replacement.Highlight = True
With Selection.Find
.Text = word1
.Replacement.Text = word2
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchByte = False
.MatchAllWordForms = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchWildcards = False
.MatchFuzzy = False
.Replacement.Highlight = True
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll

Options.DefaultHighlightColorIndex = tmp
End Sub
'====================================ここまで


姉妹ブログ:
爆速!知財のIPX(当所CEO 押谷)もよろしくお願いします。
よろしければクリックお願いします。にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

判例研究会

 皆様、こんにちは。

 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。

URL: ipx.tokyo
アイピーエックス ドット トウキョウ と覚えてくださいね!

 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。


SKIPのクラブ活動的なものを紹介しようと思います(その3)。

「判例研究会」

SKIPでは隔週火曜日の19時にメンバで集まって
判例研究会が開かれます。

各自担当の案件が決まり、
判例研究会の場でどのような判例であるかを簡単にプレゼンします。
すなわち予習➙参加型の研究会となります。

特に進歩性の判断基準などをしっかりと抑える上で、
過去の判例を勉強するのはとてもいいことだと思います。

ところで、僕は訴訟案件をやったことがまだないので、
いつか自分が担当した案件が判例集に載るとかあったら嬉しいですね。

早く弁理士にならないと・・・


姉妹ブログ:
爆速!知財のIPX(当所CEO 押谷)もよろしくお願いします。
よろしければクリックお願いします。にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

プロフィール

奥村 光平

Author:奥村 光平


カウンター (since 2017/05/06)

管理画面

 みなさん、こんにちは!

 特許業務法人 IPXという特許事務所を経営している代表弁理士COO/CTOの奥村 光平です。

【略歴】
 博士(情報理工学)/日本学術振興会特別研究員 (DC2&PD)から、鈴榮特許綜合事務所(知財未経験の特許技術者として)に入所。続いて短答試験に合格したので外国出願に強い特許事務所に転職し翌年最終合格(アソシエイト弁理士)。2018年4月に前職の同僚である押谷と特許業務法人 IPXを設立し、代表弁理士COO/CTOに就任。

【特技】
 特技というか趣味に近いですが、日英韓三ヶ国語話せます。ちなみに純ジャパニーズです^^; 一応情報系出身なので、所内のシステム組むとかもやってます。

★姉妹ブログ:
 爆速!知財の IPX ~CEOのブログ~

↑共同経営者(代表弁理士CEO)である押谷のブログです。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ 

検索フォーム

ブロとも申請フォーム